Dilución de marca registrada - Trademark dilution

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Dilución de la marca es una marca registrada concepto de ley que da el propietario de una marca famosa de pie para prohibir que otros utilicen la marca de una manera que disminuiría su singularidad. En la mayoría de los casos, la dilución de la marca comercial implica un uso no autorizado de la marca comercial de otra persona en productos que no compiten con los del propietario de la marca comercial y tienen poca conexión con ellos. Por ejemplo, una marca comercial famosa utilizada por una empresa para referirse a productos para el cuidado del cabello podría diluirse si otra empresa comenzara a utilizar una marca similar para referirse a los cereales para el desayuno o las bujías .

La dilución es una base de infracción de marca registrada que se aplica solo a marcas famosas. Con una marca no famosa, el propietario de la marca debe demostrar que el uso presuntamente infractor crea un riesgo de confusión en cuanto a la fuente del producto o servicio que se identifica mediante el uso presuntamente infractor: es muy poco probable que exista riesgo de confusión. encontrarse si los productos o servicios se encuentran en mercados no relacionados. Con una marca famosa, cualquier otro uso puede generar confusión, ya que los consumidores pueden asumir la afiliación con el propietario de la marca independientemente del producto o servicio.

Fondo

La ley de marcas tradicionalmente se preocupaba por situaciones en las que una parte no autorizada vendía bienes que son directamente competidores o al menos relacionados con los vendidos por el propietario de la marca. Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores significa que la marca en sí misma perderá su capacidad de significar una fuente única. En otras palabras, a diferencia del derecho de marcas ordinario, la protección contra la dilución se extiende a los usos de las marcas que no confunden a los consumidores sobre quién ha elaborado un producto. En cambio, la ley de protección contra la dilución tiene como objetivo proteger las marcas comerciales suficientemente fuertes para que no pierdan su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, tal vez imaginado si la marca comercial se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, solo la palabra Pepsi hablada, o en un cartelera ).

Requisitos de protección

La fuerza requerida para que una marca comercial merezca la protección contra la dilución difiere entre las jurisdicciones, aunque generalmente incluye el requisito de que debe ser distintiva, famosa o incluso única. Dichas marcas comerciales incluirían nombres de marcas reconocibles instantáneamente, como Coca-Cola , Kleenex , Kool-Aid o Sony , y términos únicos que se inventaron (como Exxon ) en lugar de apellidos (como Ford o Zamboni ) o palabras comunes en el idioma. . Algunas jurisdicciones requieren un registro adicional de estas marcas comerciales como marcas defensivas para calificar para la protección contra la dilución.

Otra forma de describir la fuerza necesaria de una marca puede establecer alguna base para la protección contra la dilución desde el punto de vista de la confusión del consumidor. Es probable que las marcas comerciales verdaderamente famosas se vean en muchos contextos diferentes debido a la ramificación o al simple patrocinio, en la medida en que puede haber muy pocos mercados, si es que hay alguno, en los que un consumidor se sorprendería al ver esa marca famosa involucrada. Un ejemplo puede ser la participación pasada de Coca-Cola en líneas de ropa.

Otro uso de la protección de la dilución de marcas registradas es para imágenes controvertidas, incluida la antigua mascota y el logotipo de los Indios de Cleveland , Chief Wahoo , junto con el Washington Football Team , anteriormente conocido como Redskins. En esos casos, una selección limitada de mercadería se distribuye únicamente en las tiendas físicas de sus equipos de sus antiguos logotipos controvertidos de nativos americanos , tanto para mantener las marcas registradas y evitar que otros las usurpen, como para anular el uso posterior de esos logotipos en público.

Desdibujar y empañar

La dilución a veces se divide en dos conceptos relacionados: difuminar, o dilución esencialmente básica, que "difumina" una marca de asociación con un solo producto para significar otros productos en otros mercados (como "zapatos Kodak"); y el deslustre, que es el debilitamiento de una marca a través de asociaciones desagradables o poco favorecedoras. No todas las leyes de protección contra la dilución reconocen el deslustre como un concepto incluido.

Leyes por país

Canadá

En Canadá, la base legal se puede encontrar en s. 22 de la Ley de marcas :

22 . (1) ninguna persona utilizará una marca registrada por otra persona de una manera que pueda tener el efecto de depreciar el valor del fondo de comercio asociado a la misma. (2) En cualquier acción con respecto al uso de una marca comercial contraria a la subsección (1), el tribunal puede negarse a ordenar la recuperación de daños o ganancias y puede permitir que el demandado continúe vendiendo productos marcados con la marca comercial. que estaban en su poder o bajo su control en el momento en que se le notificó que el titular de la marca registrada se quejaba del uso de la marca.

Se reconoce comúnmente que el fondo de comercio está constituido por la reputación de una marca y su efecto persuasivo.

Aplicación de la Sección 22 por los tribunales canadienses

En el caso Clairol , el tribunal declaró que el fondo de comercio se puede depreciar mediante "la reducción de la estima en la que se tiene la marca o mediante la persuasión directa y la tentación de los clientes que de otro modo se podría esperar que compren o continúen comprando bienes relacionados con el comercio". Marcos". El tribunal agregó que la prueba de confusión es irrelevante aquí y que la "prueba es la probabilidad de depreciar el valor del fondo de comercio asociado a la marca" y que este resultado podría obtenerse sin engaño / confusión real.

S. 22, así, pasos donde la confusión no pisa. Incluso si no existe un riesgo real de que el consumidor se confunda entre los dos productos, el titular de la marca podrá impedir que otra persona utilice su marca si es probable que ese uso deprecie el valor de la marca. .

En el caso de Veuve Clicquot , la marca comercial del famoso champán francés fue utilizada por una pequeña cadena de tiendas de ropa para mujeres que comerciaba en el este de Quebec y Ottawa. Según el tribunal, art. 22 se aplica incluso cuando los productos o servicios del demandado no compiten con los del demandante y su marca no es idéntica. Las marcas no eran idénticas ("Cliquot" y "Veuve clicquot") y el riesgo de confundir la marca de champán con una tienda de ropa era bajo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el único elemento necesario era la capacidad de un consumidor medio para reconocer el primer carácter distintivo. Incluso si la marca no es tan conocida, el hecho de que se le atribuya un fondo de comercio significativo podría ser suficiente para que el tribunal considere ilegal el uso por parte de otra persona. Sin embargo, en ese caso en particular, el tribunal alegó que el demandante Veuve Clicquot no pudo probar que el vínculo entre el champán y la ropa pudiera causar depreciación.

En el caso Perrier , el demandante, una empresa francesa, era el embotellador y distribuidor de agua de manantial. Solicitó una orden judicial para impedir que otra base de la empresa en Ontario publicite y distribuya agua embotellada en asociación con el nombre "Pierre eh!" alegando que el valor del fondo de comercio asociado a la marca francesa probablemente se depreciaría. El demandante logró en la sección 22 detener el uso de "Pierre Eh!" en agua embotellada.

Demostración de la depreciación del fondo de comercio

El demandante tiene que probar los elementos de la sección 22, en particular que el uso probablemente depreciaría el valor del fondo de comercio de la marca del demandante. Vaver ha precisado que el hecho de que "el uso podría causar una depreciación no es suficiente. El uso debe haber causado una depreciación".

Límites al uso de la Sección 22

El uso del artículo 22 se limitó en el caso Clairol al uso "en el sentido técnico de marca". Por ejemplo, los sindicatos pueden utilizar la marca para caricaturizar porque la caricatura o la crítica no constituyen una infracción de la marca, ni tampoco un uso de la marca, si se produce fuera del "curso normal del comercio". (Véase también el caso Michelin / CAW. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de infracción de marca porque nadie tenía intención de utilizar la marca para vender un producto).

Estados Unidos

Antes de que se adoptaran leyes específicamente dirigidas, en algunas jurisdicciones de EE. UU. Se utilizaba la protección contra la dilución para atacar la infracción de marcas registradas en los nombres de dominio (consulte Ciberocupación ). Por ejemplo, en el caso de 1998 de Panavision International v. Toeppen , el acusado Dennis Toeppen registró el nombre de dominio www.panavision.com y publicó vistas aéreas de la ciudad de Pana, Illinois en el sitio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la dilución de la marca se produjo cuando los clientes potenciales de Panavision no pudieron encontrar su sitio web en panavision.com y, en cambio, se vieron obligados a buscar otros nombres de dominio (menos obvios). El hecho de que los clientes potenciales pudieran desanimarse de ubicar el sitio web legítimo de Panavision, junto con la evidencia de que Toeppen estaba en el negocio de registrar nombres de dominio con fines de lucro, llevó al tribunal a encontrar que la conducta de Toeppen "disminuyó la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir Bienes y servicios de Panavision en Internet ", y por lo tanto constituía una dilución.

Últimamente, se promulgó la Ley de Revisión de Dilución de Marcas Registradas de 2006 (HR 683), que anuló Moseley v. V Secret Catalog, Inc. , 537 U.S. 418 (2003). Moseley sostuvo que el demandante necesitaba probar la dilución real bajo la Ley Federal de Dilución de Marcas Registradas ("FTDA"). La nueva ley revisa la FTDA, requiriendo que el demandante muestre solo que es probable que la marca del acusado cause dilución. Sin embargo, la revisión también redujo el universo de marcas bajo su protección, requiriendo que las marcas sean bien conocidas a nivel nacional para calificar para la protección contra la dilución.

Por ejemplo, cuando Wolfe's Borough Coffee, Inc., una empresa de café con sede en New Hampshire, vendió su café con las marcas comerciales que incluían las palabras "Charbucks Blend" y "Mr. Charbucks", Starbucks Corporation demandó, alegando que el uso del La palabra "Charbucks" diluyó la marca "Starbucks" al difuminarla y empañarla. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió que las marcas no necesitan ser "sustancialmente similares" bajo la FTDA para que ocurra la dilución cuando otros factores que apoyan una conclusión de dilución, como el carácter distintivo de la marca famosa y el grado de su reconocimiento, estaban presentes. En su decisión, el tribunal determinó que estos otros factores pueden ser suficientes para respaldar un reclamo de dilución y remitió el caso al tribunal de distrito para determinar si de hecho se había producido la dilución. El tribunal de distrito dictaminó que las ventas de Charbucks no violaban la marca comercial y podían continuar.

Ver también

Referencias

Otras lecturas

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